因认为安徽亮亮电子科技有限公司（下称安徽亮亮公司）在出口的节能灯及报关单上使用“TRCH”标识，侵犯了其对“TORCH”商标享有的专用权，浙江鼎丰贸易有限公司（下称浙江鼎丰）将安徽亮亮公司诉至法院，请求法院判令安徽亮亮公司停止侵权行为，并赔偿其经济损失150万元。

　　日前，上海知识产权法院针对该案作出终审判决，维持了上海市浦东新区人民法院作出的一审判决，浙江鼎丰的诉讼请求最终未能得到法院支持。

　　据了解，浙江鼎丰于2011年3月获准注册第7909575号“TORCH”商标（下称涉案商标）。安徽亮亮公司的股东杭州亮亮公司电子照明电器有限公司（下称杭州亮亮公司）于2012年11月对该商标提出撤销注册申请，但未获得国家工商行政管理总局商标评审委员会支持，安徽亮亮公司随后向北京知识产权法院提起行政诉讼，目前案件尚在审理中。2015年2月，杭州亮亮公司就涉案商标提出无效宣告请求，目前尚未有果。

　　在浙江鼎丰与安徽亮亮公司一案中，一审法院认为，“TRCH”标识与“TORCH”商标构成近似，但在案证据可以证明杭州亮亮公司在先使用“TORCH”和“TRCH”标识并已具有一定影响，因此，安徽亮亮公司在节能灯商品上使用涉案标识的行为，并未侵犯浙江鼎丰对涉案商标享有的专用权。

　　据此，法院一审判决驳回浙江鼎丰的诉讼请求。随后，浙江鼎丰提起上诉。

　　经审理，上海知识产权法院二审驳回上诉，维持原判。（王国浩）

　　行家点评

　　刘曦雨  北京策略律师事务所 合伙人、律师：该案中，双方主要争议焦点为安徽亮亮公司的商标在先使用抗辩是否成立，即涉案被诉侵权标识是否为已经使用并有一定影响力的商标。根据我国现行商标法第五十九条第三款规定，商标在先使用抗辩的成立须具备3个条件：他人使用商标的行为在涉案商标申请注册日前，且早于涉案商标注册人进行使用；在先使用的商标应具有一定影响；被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。

　　该案中，根据安徽亮亮公司提交的证据材料，杭州亮亮公司最早于2006年开始使用诉争商标，而浙江鼎丰公司于2009年才申请注册诉争商标，且杭州亮亮公司为安徽亮亮公司的股东，根据两家公司之间的关系及商标许可使用的事实，安徽亮亮公司可以成为在先权利抗辩的主体。因此安徽亮亮公司在诉争商标注册申请日前存在在先商标使用的行为。安徽亮亮公司提交证据用以证明杭州亮亮公司的“TORCH”品牌节能灯在诉争商标申请注册日前在同行业中已经具有一定的影响力。安徽亮亮公司被诉侵权商品是节能灯，其使用的标识及范围与杭州亮亮公司在先使用的标识和商品并无不同，故安徽亮亮公司对涉案商标的使用仍在杭州亮亮公司原有使用范围内。由上述分析可见，安徽亮亮公司已经具备商标在先使用抗辩成立的3个条件，浙江鼎丰无权禁止安徽亮亮公司在原有使用范围内正当使用诉争商标。

　　企业应当通过多种途径对自己的商标进行及时保护，该案中，安徽亮亮公司虽然因在先权利抗辩成立而得以继续使用诉争商标，但只要浙江鼎丰的涉案商标尚存，安徽亮亮公司便只能在原有使用范围内使用商标。从一定程度上来说，这种局面会对自身的发展产生限制，同时还容易“给他人做嫁衣”。

　　韩英 京衡律师事务所 律师：针对安徽亮亮公司作为杭州亮亮公司控股的关联公司，能否成功援引杭州亮亮公司的商标在先使用抗辩，笔者认为，商标在先使用抗辩权是针对在先善意使用人提供保护，主要目的是保护那些已经在市场上使用，且具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。根据我国现行商标法第五十九条第三款规定，在先使用抗辩权适用条件需要符合4个要件：他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；该在先使用行为应早于商标注册人对商标的使用行为；该在先使用商标的行为应具有一定影响；被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。

　　该案中，杭州亮亮公司主张在先使用抗辩权符合上述前3个条件，关键点在于杭州亮亮公司于2011年3月28日之后，是否符合继续在原有范围内使用“TORCH”商标，该在先使用抗辩权能否当然地承继给其控股的安徽亮亮公司。

　　我国现行商标法对第五十九条第三款的“原有范围”并无细化规定，故对该条款中的“原有范围”的要求应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析。商标使用同时涉及“商标”“商品或服务”“使用行为”及“使用主体”等要素，对原有范围的理解也结合上述要素综合进行判断。

　　该案中，从商标使用的“商标标识”“商品或服务”上来看，涉案“TRCH”商标标识与在先使用“TORCH”商标是近似，使用的商品是节能灯。从商标使用行为来看，被诉行为是出口尼日利亚（非洲）及阿联酋，杭州亮亮公司的节能灯产品主要出口至阿联酋，且杭州亮亮公司在阿联酋享有“TRCH”商标专用权。从商标使用主体看，使用主体有变更，杭州亮亮公司是在先使用的“TORCH”商标所有权人，安徽亮亮公司使用“TRCH”商标的权利来源杭州亮亮公司授权许可，但该授权发生在浙江鼎丰“TORCH”商标核准注册日后，虽杭州亮亮公司是安徽亮亮公司的控股股东，但两者应视为两个不同主体，从使用主体上看发生了扩大使用，由原来杭州亮亮公司一家，变成两家主体使用，即杭州亮亮公司和安徽亮亮公司。

　　因此，安徽亮亮公司主体上不符合上述第4个要件中的“原有范围内”，故其商标在先使用抗辩不能成立。